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      發布人:陳似韻 編輯:陳似韻 來源:本站     發布時間: 2017-08-14    瀏覽人數:    評論:

      《商標法》第十九條第四款的理解與適用

      ——上海專利商標事務所有限公司訴國家工商總局商標局商標注冊申請不予受理行政糾紛案

      陳志興

      要旨:無論商標代理機構的注冊申請是基于何種目的,只要是在代理服務之外的商品或服務上進行的注冊申請,均屬于《商標法》第十九條第四款禁止的情形。

      案 情

      當事人:

      原告:上海專利商標事務所有限公司(下稱上專所)

      被告:國家工商總局商標局(下稱商標局)

      第15244242號“上專及圖”商標(下稱訴爭商標)由上專所于2014年8月28日向商標局提出注冊申請,指定使用的服務項目為第42類:技術研究、技術項目研究、無形資產評估、質量評估、節能領域的咨詢、環境保護領域研究、計算機系統設計、信息技術咨詢服務、計算機軟件咨詢、工業品外觀設計。

      2014年9月12日,針對上專所申請注冊訴爭商標的行為,商標局發出編號為TMZC15244242BYSL01的《商標注冊申請不予受理通知》,以訴爭商標指定的服務項目不符合《中華人民共和國商標法》(下稱《商標法》第十九條和《中華人民共和國商標法實施條例》(下稱《商標法實施條例》)第八十七條的規定為由,對上述申請不予受理。

      原告上專所不服,向北京知識產權法院提起訴訟稱:1.《商標法》第十九條第四款立法的本意在于禁止代理機構利用專業知識搶注或囤積商標,牟取非法利益,而非限制代理機構注冊“自己使用”的商標的權利。代理機構提供的服務完全有可能超出第45類法律服務的范圍,故如將該款規定擴大解釋為商標代理機構不能在第45類法律服務以外注冊自己使用的商標,則不符合《商標法》的立法本意。2.如果不允許商標代理機構對自己使用的商標進行必要的注冊,將至少會對代理機構造成兩方面的損害:一是商標代理機構的商標被他人注冊,致使代理機構無法使用自己的商標開展業務;二是商標代理機構無法在相關領域制止他人盜用其商標從事非法經營活動。3.原告成立于1984年11月27日,自成立開始“上專”就一直是其常用的簡稱,“上專”與原告已形成一一對應關系。訴爭商標指定使用的“節能領域的咨詢、信息技術咨詢服務、計算機軟件咨詢”等服務是原告提供的常規服務之一,原告還提供“計算機系統設計、環境保護領域研究”等服務,而“技術研究、技術項目研究、無形資產評估、質量評估、工業品外觀設計”等亦是原告潛在的業務范圍或與原告代理業務緊密關聯。因此,原告在上述服務上申請注冊自己使用的商標屬于正常經營活動所需,也是其為保護自己商標不被他人侵犯或搶注的必要措施。因此,被告做出的商標注冊申請不予受理通知認定事實不清,適用法律不當,請求法院判決撤銷商標局作出的通知。

      被告商標局辯稱,《商標法》第十九條對商標代理機構申請注冊做了限制性規定,《商標法實施條例》又對此做了細化。根據法律規定,商標代理機構不得申請注冊其“代理服務”以外的商標,此款規定將代理機構可以注冊商標的商品和服務范圍嚴格限定在“代理服務”上。具體而言,代理機構不得注冊《類似商品和服務區分表》中第45類4506組“法律服務”以外的商品和服務。違反上述規定的處理結果就是商標局依法做出不予受理決定。本案中,原告為在商標局備案的代理機構,訴爭商標注冊的服務類別超越了第45類。因此,商標局做出不予受理決定的行政行為認定事實清楚,適用法律正確,程序得當,原告的訴訟請求缺乏事實及法律依據,請求法院駁回其訴訟請求。

      本案訴訟過程中,上專所提交了五組證據,其中,第一組證據用以證明上專所自成立以來的名稱變更情況,該組證據顯示上專所于1984年成立,當時名稱為上海專利事務所,于1993年名稱變更為上海專利商標事務所,于2004年變更為現名稱,即上海專利商標事務所有限公司。第二組證據用以證明原告對“上專”簡稱的使用情況,該組證據顯示上專所自稱“SPTL(上專)”“上專所”。第三組證據用以證明“上專”商標在第45類、第42類相關服務上的注冊情況,該組證據顯示上專所已經在第45類、第42類相關服務上擁有三件“上專”注冊商標,注冊時間均早于2014年《商標法》施行時間。第四組證據用以證明原告擁有的相關資質,包括商標代理機構證書、專利代理機構注冊證、科技咨詢證書、上海市技術交易服務許可證、科技咨詢團體會員證書等。第五組證據用以證明原告“上專及圖”商標的實際使用情形,包括其與客戶簽訂的軟件合作開發協議、創意產業知識產權服務平臺項目申請表和核電工程行業知識產權分析報告。

      審 判

      一審法院經審理認為,被訴不予受理通知適用法律正確,符合法定程序。上專所撤銷被訴不予受理通知的訴訟請求不能成立。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條的規定,一審法院判決駁回原告上專所的訴訟請求。一審判決作出后,上專所不服向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院經審理,判決駁回上訴,維持原判。

      評 析

      本案爭議焦點在于訴爭商標是否符合《商標法》第十九條第四款的規定。由于《商標法》第十九條第四款是現行《商標法》中的新增條款,尤其是對商標代理機構申請商標注冊的行為作出了一定的限制,導致實務中各方的理解存在分歧。也正是基于對這一新問題的慎重對待,一審法院在審理該案的過程中,首次向中南財經政法大學知識產權研究中心等多家科研機構征求專家意見,并作為判決書附件向社會公開。

      具體來講,本案涉及如下法律問題:

      一、商標代理機構申請注冊自用商標的情形是否不受《商標法》第十九條第四款的調整

      有一種觀點認為,《商標法》第十九條第四款限制的是商標代理機構注冊他人商標或囤積商標的行為,而非商標代理機構自用商標的注冊申請。本案原告即持有該觀點。原告認為,其在第42類“節能領域的咨詢、信息技術咨詢服務、計算機軟件咨詢、技術研究、技術項目研究、無形資產評估、質量評估、工業品外觀設計”等服務上申請注冊自己使用的商標屬于正常經營活動所需。在此基礎上,原告進一步認為,商標局援引《商標法》第十九條第四款的規定不予受理其商標申請,屬于對《商標法》第十九條第四款的不當解釋。

      原告的上述觀點是否成立取決于對《商標法》第十九條第四款的含義及適用規則的解讀,也即涉及到法律的解釋。根據法律解釋的基本原則,對法律條文的解釋應當首先進行“文義解釋”。所謂“文義解釋”,是指“按照法律條文用語之語義及通常使用方式,以闡述法律之意義內容。法律解釋必先由文義解釋入手,且所作解釋不能超過可能的文義。”《商標法》第十九條第四款明確規定,商標代理機構僅可以在“代理服務”上“申請商標注冊”,在除此之外的其他商品或服務上則不得申請注冊其他商標。該條款本身并未區分申請注冊的商標系商標代理機構自用還是以牟利為目的進行注冊,因此,無論商標代理機構是基于何種目的,只要是在代理服務之外的商品或服務上進行的注冊申請,均屬于該條款禁止的情形。當然,現行《商標法》之所以引入該條款,主要考慮因素確實在于禁止商標代理機構惡意注冊商標進行牟利的行為。全國人民代表大會法律委員會于2013年6月26日所作的《關于<中華人民共和國商標法修正案(草案)>修改情況的匯報》有如下記載,“三、一些地方、部門、企業提出,實踐中一些商標代理組織違反誠實信用原則,利用其業務上的優勢幫助委托人進行惡意商標注冊,甚至自己惡意搶注他人的商標牟利,建議進一步對商標代理活動予以規范。法律委員會經研究,建議增加以下規定:……三是明確商標代理組織不得自行申請注冊商標牟利。”對此,筆者認為,立法機關在立法過程中的相應考慮可以作為理解適用法律的參考,但是根據法律解釋的基本原則,對法律條文的解釋應當首先進行文義解釋。文義解釋是法律解釋的起點和終點,其他解釋都必須以文義解釋為基礎,從文義解釋出發。除非有極強的理由,如字面解釋的結論有違基本法理、違背公序良俗等,否則不得通過其他的解釋來推翻字面解釋的結論。如果文義解釋的結論是單一的,且經過驗證并不違反立法目的,也不會造成體系沖突,就只能采取文義解釋的辦法。通過對《商標法》第十九條第四款進行文義解釋可以明確得出前述結論的情況下,對該條款的理解無法僅因立法過程中的前述考慮因素而將其僅限定商標代理機構惡意注冊商標進行牟利的情形,也即商標代理機構申請注冊自用商標的情形同樣應該受到《商標法》第十九條第四款的調整。

      二,如何理解《商標法》第十九條第四款中的“代理服務"

      《商標法》第十九條第四款雖規定商標代理機構僅可以在“代理服務”上申請注冊商標,但對于何為“代理服務”,《商標法》中并無明確規定。對這一問題的理解應當結合行政法規及規章的相關規定。《商標法實施條例》第八十四條規定,“商標法所稱商標代理,是指接受委托人的委托,以委托人的名義辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜”。此外,《商標代理管理辦法》第六條第一款對商標代理行為作出了進一步規定:商標代理組織可以接受委托人委托,指定商標代理人辦理下列代理業務:(一)代理商標注冊申請、變更、續展、轉讓、異議、撤銷、評審、侵權投訴等有關事項;(二)提供商標法律咨詢,擔任商標法律顧問;(三)代理其他有關商標事務。基于上述規定,“商標代理”的一個重要前提是“以委托人的名義”,且內容只能是辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜。

      本案中,訴爭商標指定使用的服務為第42類“技術研究、技術項目研究、無形資產評估、質量評估、節能領域的咨詢、環境保護領域研究、計算機系統設計、信息技術咨詢服務、計算機軟件咨詢、工業品外觀設計”,上述服務內容顯然并不屬于商標代理服務的內容,因此,訴爭商標屬于《商標法》第十九條第四款規定不予注冊的情形。

      三、《商標法》第十九條第四款是否會導致商標代理機構遭受不平等對待

      《商標法》第四條第一款規定,自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中,對其商品或者服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標注冊。也就是說,我國《商標法》在總則性質的第四條中并未區分不同市場主體在商標注冊申請過程中的權利義務。有觀點認為,《商標法》第十九條第四款并沒有明文排除商標代理機構為自己需要取得商標專用權的商標申請注冊,所以,對待商標代理機構為自己需要取得商標專用權的商標申請注冊,仍然只能適用《商標法》第四條的規定,有權利申請注冊,并且與普通商標注冊申請人一樣享有商標法規定的所有權利。甚至還有觀點提出,強行禁止商標代理機構在第45類4506類似群涉及的“法律服務"之外申請注冊商標,徒增交易成本且涉嫌違反憲法,缺乏正當性。本案原告也提出,如果不允許商標代理機構對自己使用的商標進行必要的注冊,將至少會對代理機構造成兩方面的損害:一是商標代理機構的商標被他人注冊,致使代理機構無法使用自己的商標開展業務;二是商標代理機構無法在相關領域制止他人盜用其商標從事非法經營活動。

      不可否認,依據上述文義解釋得出的結論,會使商標代理機構自用的商標無法獲得注冊,從而對其造成一定影響。但尚不至于達到原告所稱既無法使用自己的商標開展業務,亦無法禁止他人盜用其商標的程度。我國現有法律并非僅對注冊商標提供保護,未注冊商標同樣可以得到一定程度的保護。如果商標代理機構使用商標的時間早于他人注冊商標的申請日,則其可以依據《商標法》第五十九條第三款獲得在原有范圍內的先用保護,該規定在一定程度上解決了商標代理機構在先商標的自用問題。如果商標代理機構所使用的商標具有一定知名度,則其既可以依據《反不正當競爭法》第五條第(二)項的規定禁止他人對該商標的惡意使用行為,亦可以依據《商標法》第十五條、第三十二條等條款的規定禁止他人對該商標的惡意注冊行為,上述規定亦在一定程度上為商標代理機構解決了禁止他人盜用其商標的問題。

      因此,對于《商標法》第十九條第四款的解釋問題,即使立法者的真實意圖原本并不是禁止商標代理機構為自己使用的目的而申請注冊商標,由于其使用的立法語言清楚、明白地表述為禁止“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外,不得申請注冊其他商標”,此時也不能置法律條文的文義于不顧,而直接適用立法意圖。如果立法者發現自己選擇的表述有違其原意,只能通過修改法律而使立法意圖與法律條文的含義保持一致。法院不能,也沒有必要在《商標法》第十九條第四款被修改之前,去探究立法原意是否與該款清楚、明白的文義有無出入,否則將損害法律的權威。這也就是法院判決強調的,司法機關的職責在于適用法律,而非制定法律,在法律條文規定明確且清晰的情況下,司法機關必需嚴格遵照執行。至于相關法律規定是否妥當,應否修改,則屬于立法機關的權限范圍,并非司法機關的職責。

       

      作者單位:北京知識產權法院

       

         
       
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